Van Haren maakt inbreuk op merkrecht Louboutin met rode zool

Het beroemde Beneluxmerk van Louboutin voor exclusieve damesschoenen met hoge hakken, dat bestaat uit een specifieke, heldere kleur rood van de zool, is geldig. De hooggehakte damesschoenen "Fifth Avenue by Halle Berry" met een gelijkende kleur rood op de zool, die de schoenwinkel Van Haren in het najaar van 2012 op de markt heeft gebracht, maakt inbreuk op het merkrecht van de Franse ontwerper. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag beslist.

Onderscheidend vermogen
De rechtbank heeft zich al eerder gebogen over de vraag of het rode zool merk geldig is en of Van Haren met haar schoen inbreuk maakt op dat merk. Al in 2015 stelde de rechtbank vast dat het rode zool merk door het gebruik in de loop van de tijd bij het publiek van hooggehakte damesschoenen in de Benelux als merk bekend is geworden. Dat komt onder andere doordat de hooggehakte schoenen van Louboutin gedragen worden door vele wereldberoemde actrices, zangeressen en modellen en al jaren worden besproken in de media. De rode zool van Louboutin vervult daarmee in elk geval de belangrijkste functie van een merk.

Vraag en antwoord Europese Hof van Justitie
Tot een eindbeslissing over de geldigheid van het rode zool merk kwam het toen niet, omdat nog onduidelijkheid bestond over de uitleg van het begrip ‘vorm’ in een bepaling in de wet die is gebaseerd op de Europese Merkenrichtlijn (EU) van 2008. Op grond van die bepaling kan een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm in bepaalde gevallen geen merkbescherming krijgen. Om te kunnen beslissen of de kleureigenschap van de zool van een schoen een te beschermen merk kan zijn, heeft de rechtbank daarom in 2016 een vraag van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie heeft die principiële vraag in het voorjaar van 2018 bindend beantwoord. In de eindbeslissing vandaag volgt de rechtbank het Hof van Justitie dan ook dat de kleureigenschap van een zool van een schoen geen teken is dat uitsluitend bestaat uit een vorm. Op grond van de huidige Beneluxwetgeving wordt het rodezoolmerk van Louboutin daarom niet van bescherming uitgesloten.

De nieuwe Merkenrichtlijn
In 2015 werd de herziene Europese Merkenrichtlijn aangenomen, waarin verschillende bepalingen zijn gewijzigd. Die richtlijn is tot op heden nog niet omgezet in de Beneluxmerkenwetgeving. Volgens de rechtbank kan de huidige wet in dit geval niet conform de tekst van de nieuwe richtlijn worden uitgelegd. Van Haren kan zich als particuliere partij ook niet rechtstreeks op die nieuwe Merkenrichtlijn beroepen in deze procedure tegen Louboutin. Het bestaan van de Merkenrichtlijn 2015 kan op dit moment daarom niets aan de geldigheid van het rode zool merk veranderen. Pas als de Merkenrichtlijn 2015 in de Beneluxmerkenwetgeving is ingevoerd, zal de vraag aan de orde zijn welke gevolgen deze veranderde tekst heeft.

De Fifth Avenue by Halle Berry van Van Haren
Doordat de rode kleur op de zool van de hooggehakte damesschoen van Van Haren de contouren van de zool volgt, ziet die zool er in belangrijke mate hetzelfde uit als het rode zool merk van Louboutin. Omdat een aanzienlijk percentage consumenten bekend is met het Beneluxmerk van Louboutin, zal het publiek bij het zien van de hooggehakte damesschoen van Van Haren, in de winkel of aan de voet van anderen op straat, kunnen denken dat het gaat om een schoen van Louboutin. De rechtbank heeft daarom beslist dat Van Haren deze zool voor hooggehakte damesschoenen niet meer mag gebruiken.